马德里商标国际注册的基本概念

来源：中国工商报

国家工商总局商标局国际处 张 宇

1.原属国和原属局

根据《商标国际注册马德里协定》（以下简称马德里协定）的规定，原属国是指申请人设有真实有效工商营业场所的特别联盟国家；如果在特别联盟国家中没有真实有效工商营业场所，原属国为申请人住所所在的特别联盟国家；如果在特别联盟国家境内既没有工商营业场所也没有住所，但申请人具有特别联盟国家国籍，原属国为申请人国籍所在的国家。申请人必须按顺序选择。根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》（以下简称马德里议定书）的规定，申请人可以从申请人设有工商营业场所的缔约方、申请人住所所在缔约方或申请人国籍所在缔约方中任选其一作为其原属国。确定原属国也就确定了申请的来源。比如一个在中国有住所的美国人，他可以依据其国籍以美国为原属国申请商标国际注册，也可以依据其住所以中国为原属国申请商标国际注册，但前提是他必须在选定的原属国有基础申请或基础注册。

原属局是指原属国负责商标注册的主管机关。在我国，原属局是国家工商总局商标局。国外的主管机关名称各异，有称工业产权局的，比如法国工业产权局；有称专利局的，比如爱沙尼亚专利局，主管商标的只是其中的一个处——商标处；有称知识产权局的，比如蒙古；还有众多其他的名称，比如日本的隶属于经济贸易和工业部的特许厅、欧盟的内部市场协调局等。

2.基础注册或基础申请

基础注册是指在原属局获得的国内商标注册。根据马德里协定，只有已在原属局获得注册的商标才能作为商标国际注册的基础。

基础申请是指向原属局提交的商标国内注册申请。根据马德里议定书，商标申请可以作为商标国际注册的基础。相对于马德里协定，马德里议定书更为便利，商标申请人不必等到商标注册成功，只要有基础申请就可以提交马德里商标国际注册申请。

在我国，申请人在拿到商标局发出的商标注册申请受理通知书之后，就可以提交国际注册申请，指定受马德里议定书约束的缔约方。

3.国际注册申请及国际注册日期

本文所说的国际注册申请，是指根据马德里协定和马德里议定书及《共同实施细则》的规定提交的商标国际注册申请，也就是马德里体系之内的国际注册申请，不包括通过“逐一申请”方式进行的申请。“逐一申请”是相对于马德里体系来说的，是指申请人通过代理组织向申请商标保护的国家或组织的主管机关直接提交的方式，只是行业内部的一种习惯称谓，不是法律名词。由于马德里体系的成员是由各缔约国构成的，所以也被称为“官方申请”，“逐一申请”则被称为“民间申请”。根据《巴黎公约》第二条的精神以及马德里协定和马德里议定书第四条的规定，无论以哪种形式申请，其效力是完全相同的。

根据马德里协定第三条第(4)款和议定书第三条第(4)款的规定，如果世界知识产权组织国际局（以下简称国际局）在申请人向其原属国申请国际注册后的两个月内收到该申请，国际注册日期则是该申请提交到原属国的日期；如果在该期限内未收到申请，国际局则按其收到申请的日期进行登记。也就是说，如果商标局能在两个月内将申请提交到国际局，那么，申请人将商标国际注册申请提交到商标局的日期将是该商标的国际注册日期，否则将以国际局收到该申请的实际日期为国际注册日期。

4.国际局

国际局是指世界知识产权组织国际局，其工作内容之一是负责商标国际注册，其功能有如一个为各缔约方商标申请服务的中转站。国际局对原属国转交的商标国际注册申请进行形式审查，认为符合要求的，予以注册，并在国际注册簿上进行登记。国际局每周出版一本国际商标公告，公告注册、续展、后期指定、变更以及其它与国际注册有关的信息。此外，国际局还印制和颁发国际注册证，收缴和分配国际注册规费，主持召开体系内部的各种会议等等。

国际局的注册并不意味着商标已在被指定缔约方获得了保护，国际注册证的颁发也不能表明该商标已经在被指定缔约方获得了注册，而仅仅表示该商标申请了国际注册，但是商标能否在被指定的缔约方注册，还需要各缔约方通过各自的法律程序进行审查。

5.被指定缔约方的保护和驳回

被指定缔约方的保护，是指被指定缔约方主管机关经实质审查，对符合本国法律规定的领土延伸申请的商标给予的保护，其效力等同于此商标在该国获得注册。之所以称为“保护”，是为了区别于国际局的注册。只有在商标获得保护后，商标所有人才可以在给予保护的被指定缔约方地域内行使商标专用权。

被指定缔约方依职权的驳回，是指被指定缔约方主管机关经实质审查，认为领土延伸申请违反了该被指定缔约方有关的法律规定，对该领土延伸申请的商标做出的不予保护的决定。该决定通常在法定的期限内以驳回的形式通知国际局。由于各缔约方的法律不同，其驳回理由也可能不太一样。驳回包括全部驳回和部分驳回。全部驳回是对指定的全部商品或服务的驳回；部分驳回，则是对指定的部分商品或服务的驳回。申请人可根据驳回通知书的内容进行回复、提出复审或提起上诉。

国际注册申请的驳回期限因适用马德里协定或马德里议定书而可能有所不同。对于适用马德里协定的国际注册申请，被指定缔约方行使驳回权利的期限为12个月；适用马德里议定书的国际注册申请，被指定缔约方行使驳回权利的期限可能为12个月，也可能为18个月。若被指定缔约方希望享有18个月的驳回期限，则需要向国际局提交正式的声明，声明12个月的驳回期限由18个月代替。如果在马德里协定和马德里议定书规定的12个月或者18个月内，被指定缔约方未能及时行使驳回权利，则不论国际注册申请是否违反了被指定缔约方的法律规定，都将自动在被指定缔约方获得保护。驳回期限的起始日为国际注册证上注明的通知日，而不是商标的国际注册日或其他日期。

6.国际注册与基础注册或基础申请的关系

自国际注册之日起5年内，国际注册与其基础申请或基础注册之间存在依附关系。在此期间，若某国际注册的基础注册被撤消或宣布无效，或其基础申请被驳回，那么该国际注册在所有被指定缔约方都不再予以保护。这通常被称为“中心打击”。但如果上述有关商标基础注册或基础申请的情况发生在该商标国际注册之日起5年以后，那么，国际注册就不会受到影响。也就是说，即使商标在原属国的基础注册被撤消或被宣布无效、或商标在原属国的基础申请被驳回，商标在被指定缔约方获得的保护仍然具有效力。

虽然在马德里协定和马德里议定书中都有“中心打击”的规定，但是二者的不同之处在于：马德里协定没有规定商标国际注册的注册人在“中心打击”之后的救济措施，而马德里议定书却允许注册人在“中心打击”之后将国际注册转换为被指定缔约方的国家或地区注册，并保留原有的国际注册日期和优先权日期。

7.维护条款及其废止

马德里协定和马德里议定书是在一定程度上彼此独立、相互平行的两个条约。由于不是所有马德里协定的缔约方都加入了马德里议定书，因此马德里联盟的缔约方可以分成3种：即只加入了协定而没有加入议定书的纯协定缔约方；只加入议定书而没有加入协定的纯议定书缔约方；还有同属协定和议定书的缔约方。

在商标国际注册程序中，当同时涉及马德里协定和马德里议定书两个条约，而两者的规定又有所不同时，到底应该适用哪个条约呢？马德里议定书的第九条之六第一段对此作出了规定，这一条款被称为维护马德里协定的“维护条款”。根据该条款的规定，若国际注册的原属国既是协定缔约方又是议定书缔约方，而指定缔约方亦是协定缔约方（既包括纯协定缔约方，也包括同属协定和议定书的缔约方），则该国际注册申请应适用马德里协定。

值得注意的是，第九条之六第二段对该“维护条款”也作出了限制。这一段规定，马德里联盟大会可以在议定书生效之日起10年期满时（也就是2005年12月1日），但不早于多数马德里协定成员国成为本议定书缔约方之日起5年期满前，以四分之三的多数废止或缩小该“维护条款”的效力。2007年9月24日至10月3日，世界知识产权组织成员国大会第四十三届系列会议在瑞士日内瓦召开。在经历了长达1年多的4次工作组会议之后，大会终于确定了修改“维护条款”的意见，即有条件地废止该条款：如果一个国际注册申请的主管局既受协定约束又受议定书约束，并且该国际注册申请指定的缔约方同样既受协定约束又受议定书约束（此种情况下通常称“双重缔约方”），那么该国际注册申请仅受议定书约束。修改后的议定书第九条之六第1款（a）项确定了双重缔约方之间仅适用议定书，（b）项规定双重缔约方之间的驳回期限仍为12个月，但需缴纳附加费和补充费，并将标准规费由现在的73瑞士法郎调整为100瑞士法郎。修改后的议定书第九条之六的生效时间为2008年9月1日。《共同实施细则》的第一条、第六条、第九条、第十一条、第十六条、第十八条、第二十四条、第四十条都进行了相应的修改。简单来说，就是由优先适用协定改为优先适用议定书，同属协定和议定书的缔约方之间由原来的适用协定的规定改为适用议定书的规定，但是不适用单独规费和18个月的审查期限。

新的第九条之六在2008年9月1日生效后，对国内申请人产生了一些影响，归纳起来主要有以下几个方面：

（1）申请条件更便利

由于“维护条款”基本被废止，所以申请人的条件只要符合议定书的规定即可。与协定相比，议定书的规定更加灵活。以前，如果国内申请人想到受协定约束的缔约方申请国际注册，必须首先在国内取得基础注册，目前我国的审查周期较长，这使得很多国内申请人不能及时地指定受《协定》约束的缔约方，而这部分缔约方又占马德里商标国际注册体系的多数，因此这些年我国企业申请国际注册的数量与国外申请人指定我国的申请数量相比要少很多。2008年9月1日之后，国内申请人只要在国家工商总局商标局取得商标注册申请受理通知书，就可以按照议定书的要求，指定所有马德里体系内的80多个缔约方。这一改变使国内申请人能够更大地享受马德里商标国际注册体系的优越性，大大提高国内申请人进行商标国际注册的积极性。

（2）申请语言更灵活

第九条之六修改前，国内申请人在仅指定受协定约束的缔约方而未指定纯议定书缔约方的情况下，必须选择法语作为申请语言；修改后则可以在英语、法语和西班牙语中任意选择。法语在我国属于小语种，专业人才相对稀缺，面对大批的法语通知书和裁定书，国内申请人和代理人往往不能适时了解重要的信息，导致错过采取必要措施的时机。申请语言选择的灵活性对国内申请人将更为有利。

（3）申请费用更高

由于标准规费由73瑞士法郎上调为100瑞士法郎，所以申请的费用会稍稍提高，但是相对于逐一国家申请的方式来说，仍然要低廉很多。

（4）国际注册的稳定性更低

由于适用议定书的规定，申请时不必先获得基础注册，那么国际注册之后，就会更多地面临“中心打击”的风险。目前我国商标申请的驳回率相对较高，因此国内注册核准与否对于国际注册来说至关重要，这就要求国内申请人在提交国内申请时要更加慎重，务必在申请前做好查询工作，尽可能地提高注册成功率。

8.单独规费

任何一个加入马德里议定书的国家，在加入的时候可以声明，对指定该国的申请收取单独规费而不是标准规费。

这是马德里体系为吸引美国、日本、英国等国家作出的让步，因为在这些国家商标注册费用较高，如果只按照标准规费收取，他们认为过于低廉。其实单独规费是柄双刃剑，在这些国家向其他缔约方收取较高注册费的同时，其他缔约方也相应地向来自这些国家的申请收取单独规费，例如我国的单独规费就一直在300瑞士法郎以上。目前收取单独规费最高的国家是日本，达到980瑞士法郎。当然，单独规费的确定并不是随意的，而是有其严格的确定和变动标准的：单独规费不能高于在同种条件下申请人直接向其主管局递交商标注册申请的费用，简单说，就是不能比国内的申请费用高。确定后的单独规费也不是一成不变的，在缔约国货币和瑞士法郎之间的汇率在连续3个月的波动超过5%的时候，缔约国主管机关应该向世界知识产权组织总干事提出调整的建议；或者这种波动超过10%的时候，总干事有权确定该缔约方的单独规费数额。日本的单独规费最高，但是分两次收费，即在申请阶段收取一次申请费，如果该商标在日本被特许厅核准注册，则申请人需再缴纳注册费。我国申请人提交指定日本的申请时，只需向商标局交纳申请费用，如果商标被核准注册，国际局会直接通知申请人或其代理人向国际局交纳注册费用，也称“二次规费”。在国际局给申请人或其代理人的通知中，可以了解详细的付款方式和金额，申请人直接通过银行将注册费汇到国际局在瑞士的帐户上，但在汇款单上一定要注明汇款用途、国际注册号和申请人名称等信息。