商标在先使用权的作用及立法建议(一)

新闻来源: 发布时间:2009-05-11 00:00:00 编辑:武汉商标注册中心 浏览:


我国商标法经2001年修改后,第一次给予了未注册商标在特定情况下的保护,认可了未注册商标所有人对其未注册但已在先使用并产生了一定影响的商标拥有一种事实上的权利。不过笔者认为,该规定虽然具有一定的反不正当竞争的作用,但不能完全遏制“傍名牌”等不正当竞争行为发生。
一、商标在先使用权保护的立法背景
商标在先使用权从不保护到有条件的保护,体现了我国商标法律制度中的公平理念和原则。何谓商标在先使用权?我国商标法第三十一条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。商标在先使用权仅指该法条中的第二层含义,即商标在先使用权利人只能阻止他人在与自己同类的商品或服务上注册其使用在先,并已经产生了一定影响的商标。
笔者认为,对商标在先使用权有限保护的立法,主要是针对国内目前频繁发生的商标抢注事件。这些抢注事件除了把在先使用且具有一定知名度的商标、商号、字号或公司简称抢注在相同或类似的商品与服务上之外,甚至还出现了部分知名度高的商标(含少数驰名商标)被抢注在非相同或类似的商品或服务上的情形。而商标法首次将商标在先使用权列入法律的保护范围,尽管效力非常有限,其作用和意义却相当大。
二、侵犯他人商标在先使用权的不正当性特点
一项行为是否属于不正当竞争行为,主要看它是否具备不正当竞争的特征。法国著名学者塞特・戈尔认为:凡利用欺诈的手段出售其产品,目的在于从他人所取得的现状获得利益,或使他人的商品或企业解体,其中包括尚不足以使其商业市场的全部或一部分受到打击的行为,均应视为实现经济竞争中的不正当竞争行为。可见,不论“抢注”他人在先使用商标用于相同或不相同的商品或服务上,都是一种明显的“目的在于从他人所取得的现状获得利益”的行为,属于采用了不正当手段进行的不正当竞争行为。
所谓不正当手段,主要是指以违反诚实信用原则的方式申请注册商标,也即申请人具有企图窃取他人劳动成果(他人进行商标创意的智力劳动,以及通过使用商标过程中投入的宣传、推介而凝结在商标上的商业信誉)的主观恶意。一般而言,如果客观证据能够证明以下两点,则可以认定申请人采用了不正当的手段:1、申请人知晓或者理应知晓他人在先使用的商标。例如,申请人与他人曾经就标注他人在先使用商标的产品存在经销关系或者其他经济关系;双方为同一地区的同行业企业,且他人使用系争商标已在当地具有影响。2、系争商标是对他人在先使用商标的抄袭、模仿。例如,他人在先使用商标具有较为独特的创意,而系争商标与该商标在构成要素与视觉效果上都极为近似,则可认定申请人抄袭了他人的在先使用商标。
据前分析,“抢注”他人在先使用商标的,不是注册在与商标在先使用权所使用的相同或类似商品或服务上,就是注册在与商标在先使用权所使用的不相同或不类似的商品或服务上。而不管是哪种“抢注”,其目的均是企图利用在先使用商标已经具有的影响力牟利。
三、商标在先使用权在遏制“恶意”抢注商标中的有限作用
根据商标法第三十一条的规定,商标在先使用权遏制“恶意”抢注商标的有限作用,笔者认为主要体现在两个方面:一是只能阻拦他人在相同或同类商品或服务上注册自己“已经使用在先并有一定影响”的商标;二是既不能阻拦他人对自己使用在先并已经产生了一定影响的商标注册在与自己不同类的商品或服务上,也不能阻拦他人不注册地使用自己拥有在先使用权的商标在与自己相同或同类的商品或服务上。就上述两方面而言,比较典型的案例是江苏双洋酒业集团有限公司(以下简称江苏双洋酒业)与中央电视台的“同一首歌”商标纠纷案。
2008年3月,江苏双洋酒业与中央电视台《同一首歌》栏目组历经5年争夺,最终由国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)裁定江苏双洋酒业申请的“同一首歌”商标予以核准注册。《同一首歌》栏目系中央电视台较为知名的电视栏目之一。2002年,江苏双洋酒业就“同一首歌”商标在酒类商品上提出注册申请。2004年,该商标经商标局公告后,中央电视台向商标局提出异议申请。商标局作出裁定的理由是“同一首歌”为汉语中有含义的词汇,并非中央电视台自创,且中央电视台创办并播出的《同一首歌》栏目,与江苏双洋酒业分属不同行业,该商标的使用不会造成相关公众混淆或误认。
商标局就“同一首歌”商标异议所作出裁定的依据是商标法,因此并无不妥之处。但是就江苏双洋酒业在酒类商品上注册“同一首歌”商标的行为,笔者认为是一种“有意的抢注”,商标法保护商标在先使用权的作用在此亦未能得以体现。可以预见,如果商标法不能在商标在先使用权中对在先使用并已经产生了一定影响的商标,被他人注册在不相同或不类似商品或服务时给予保护,那么类似于“同一首歌”商标纠纷案还会不断出现。因此,笔者认为对于上述问题,目前应考虑予以立法进行保护。
(作者单位:广东工业大学文法学院法律系)

源于:《中国知识产权报》