商标在先使用权的作用及立法建议（二）

四、进一步保护商标在先使用权的立法建议
为了建立正常的商标秩序，维护商标注册中的诚实信用原则，需要对恶意抢注他人在先使用并具有一定影响力商标的行为加以遏制，并在法律中进行明确规定。笔者建议，可从以下3个方面加以立法进行保护：
1、明确规定对商标在先使用权保护的前提条件
如果对利用他人在先使用商标的影响力所进行的商标注册行为，均认定为采用了不正当手段的话，那么就很难区分其与驰名商标的保护的差异。因此，只有在具备法律保护的前提下，才能将对商标在先使用权与驰名商标的保护区分开来，尤其在采取保护商标注册在先原则的国家，这种区分更有必要。
目前，我国商标法中对商标在先使用权的保护，还停留在阻止他人在相同、类似商品或服务上进行商标注册的功能上。这是因为属于相同、类似的商品或服务，比较容易在消费者中产生混淆，而防止出现混淆是商标法律制度立法的重要目的之一。在“同一首歌”的商标争议中，中央电视台的异议之所以不能得到商标局的支持，原因就在于消费者对中央电视台和江苏双洋酒业在不同类的商品或服务上使用“同一首歌”商标不会产生混淆。因此，以他人在先使用并具有了一定影响的商标在不相同或不同类的商品或服务上进行商标注册，如果不能认定“抢注”者具有主观恶意，则不易认定其在注册中采取了不正当手段。
如果不允许在相同、类似商品或服务上注册他人在先使用并具有一定影响力商标的前提条件为拥有该商标“具有一定的影响”的直接证据，那么在不相同或不类似商品或服务上注册他人在先使用并具有一定影响的商标构成不正当的前提条件则只能是一系列的间接证据：（1）在先使用的商标在不同类的商品或服务领域是否具有知名度，其中“是否具有知名度”必须是以一般公众而非相关公众的知晓度为判断标准；（2）注册人过往是否具有恶意抢注的行为；（3）注册人是否与商标在先使用权人曾经存在某种委托代理关系；（4）商标被核准注册后，注册人是否主动联系过商标在先使用权人转让该注册商标；（5）使用注册商标的不同类商品或服务领域中，相关公众对“抢注”认可的比例。
2、商标在先使用权人在他人将其在先使用商标注册后仍享有使用权
为制止恶意抢注他人在先使用商标的行为，部分采用注册在先原则的国家，对该原则存在的缺陷采取了一些补救措施，并有相应规定来保护商标在先使用权。例如，日本商标法就规定“在先使用商标的使用权利”以保护商标在先使用权。具体做法是，某商标在先使用人于日本国内在他人申请注册该商标之前，并非出于不正当竞争的目的，而在他人申请该商标注册时指定的商品或服务上使用该商标或近似商标，并且已经使消费者熟知该商标系标志其所经营的商品，在该商标被核准注册后，商标在先使用人在该商品或服务上依然有使用该商标的权利。
对商标在先使用权的保护，在相关的国际公约里面也有相应规定。《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)第十六条第1款规定：“注册商标所有人应享有专有权……上述权利不得损害任何已有的在先权，也不得影响成员依使用而确认权利效力的可能。”TRIPS协议中特别强调商标注册“不得损害任何已有的在先权，也不得影响成员依使用而确认权利效力可能”。可见，TRIPS协议对商标在先使用权利的保护是从对商标权的行使加以限制的角度来规定的，属于解决已注册商标与他人在先权利出现冲突的一种制度安排。
因此，笔者认为，在法律中明确规定商标在先使用权利人并不因为他人的抢注而丧失继续使用其在先使用商标的权利，可以有效杜绝并防止注册人抢注之后对该商标的独占，通过削弱抢注商标的商业利益来减少此类行为的发生，以达到维护市场经济秩序的目的。
3、加大驰名商标评审中特别显著性的要求
显著性是商标获得注册的法定条件。在普通注册商标中，显著性主要体现在同类商品或服务来源的区分上，而驰名商标区别于普通注册商标的标准就是其具有特别的显著性。这种特别显著性就是商标与使用该商标的产品或服务之间已经在消费者心中产生了稳定的并唯一的指向关系，提起该商标就能直接想到该类商品或服务。
如果出现抢注他人具有在先使用权的商标，而法律上还有“商标在先使用权并不因为他人的抢注而丧失继续使用其在先使用商标的权利”的规定，那么商标在先使用人的继续使用就将直接影响该商标此后的驰名商标认定，即难以满足在商标使用中的“特别显著性”要求。这样即使注册人在注册该商标时并不存在“抢注”的主观恶意，如果其能明白在此后的驰名商标认定中，该商标将难以具备“特别显著性”的话，那么商标注册人应该会放弃该商标注册。
综上所述，将商标在先使用权纳入法律保护的范围，能有效遏制将他人使用在先并具有一定影响的商标注册在相同、类似的商品或服务上的商标抢注行为的发生。但是，如果对商标在先使用权保护有限的话，则不能防止他人将商标在先使用人使用在先并具有一定影响的商标，注册在不相同、不类似的商品或服务上，那么类似“同一首歌”的纠纷还可能会不断发生。因此，笔者认为只有让商标在先使用权具备阻止他人在不相同、不类似的商品或服务上进行商标注册的法律效力，才能使得商标在先使用权在遏制抢注等不正当竞争行为中发挥重要作用。
（作者单位：广东工业大学文法学院法律系）

源于：《中国知识产权报》