商标显著性研究

新闻来源: 发布时间:2008-05-29 09:22:12 编辑:武汉商标注册中心 浏览:

一、商标的显著性问题比较研究

所谓商标的显著性,是指构成商标的文字、图形或其组合从总体上具有明显的特色,能与他人同种或类似商品上的商标区别开来,在市场交易中足以使一般人据以辨别不同经营者提供的商品或服务,即商标具有独特性和可识别性。

显著性是商标的自然属性,商标以之与他人的标志相区别。各国商标法都明确或暗示性地将显著性作为商标的一项基本要求。对显著性的要求一般体现在各国对商标的界定中。有的法律将显著性予以明文规定,例如,我国台湾地区商标法第4条规定:"商标以图样为准,所用之文字、图形记号或其联合式,应特别显著,并应指定所施颜色。"大多数国家的商标法并未明确规定显著性,而是采取了暗示的规定方式。例如,德国商标法第3条第1款规定:"可以作为商标保护的标志:任何能够将其使用的商品或服务与使用其他标志的商品或服务相区别的标志,可以作为商标获得保护,尤其是文字(包括人名)、图案、字母、数字、声音标志、三维造型(包括商品或其包装以及容器的形状),还包括颜色或颜色的组合。"《与贸易有关的知识产权协议》对商标界定为:"任何能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的标记或标记组合"。两处条文中"区别"、"区分"的要求就暗示了商标应具有显著性。

对商标进行显著性审查时,一般采用否定性审查的原则。法律无法穷尽列举哪些标记具有显著性,而是规定在何种情况下标记被认为不具有显著性。

美国的商标法理论将商标分成四类:臆造商标、任意商标、暗示商标和叙述商标。第一种是由臆造的词组成的商标,该商标不会与任何商品或服务发生联系,因此在所有商品或服务上都具有显著性,例如"KODARK(柯达)"、"XEROX(施乐)"等即属于此类;任意商标则是指非独创标记用于与其无关的指定商品或服务,因而具有明显区别力,如"苹果"是一个常用词,不能用作苹果本身或水果的商标,但用作电脑或服装的商标却具有突出的显著性;暗示商标则指虽然暗示了商品的特点,但因具有想象力而不是直接叙述,故仍可作为有效商标,如"Microsoft(微软)"用作电脑与软件商标,虽然暗示了商品的一定特点,但并非直接叙述,仍是一个有效商标;叙述商标则是指缺乏任何想象力,直接叙述商品或服务特点的商标,如"chinchin"用作啤酒商标,只是喝酒时的一种普通祝酒辞,缺乏显著性。总体来看,臆造商标的显著性最强,任意商标与暗示商标次之,叙述商标最弱。

从世界各国的规定来看,仅仅具有叙述性的标记一般被认为缺乏显著性。例如本商品或服务的通用名称、仅仅叙述商品的产地、名称、特点、质量、数量等的标记。有些国家和地区法律明确列举不具有显著性的标记,如台湾地区法律就明确列举了其认为不具有显著性的9种情形,大多属于对叙述性词汇作为商标进行否定。

那么,叙述性词汇是否就因为不具有显著性而绝对不能用作商标了呢?事实并非如此。商标的显著性可以分为两类,一为固有的显著性,即用作商标的标记本身就是显著的。这类标记一开始即具有显著性。例如臆造商标与任意商标,就具有固有的显著性。二为获得的显著性。即有的标志本不具有显著性,但在长期的使用过程中,因生产者的大力宣传使用,从而与特定的商品或服务产生了密切的联系,获得了比标记本身的意义更加明显的含义--又被称为"派生含义"或"第二含义",因而获得了显著性。这种显著性就被称为获得的显著性。

"第二含义"理论起源于美国,在美国商标法上是指"一个地名或一个说明性词汇,在某企业生产的商品上作为商标使用一段时间后,产生了除其原义之外的新含义,用户看到这个词,就会自然地把它和某商品联系起来,于是它作为商标就具有了识别性。" 例如,世界驰名商标"MCDonald's(麦当劳)"只是叙述了企业业主的姓名,按照美国商标立法,单纯的姓名不具有显著性,不能作为商标获得注册。但因其在市场中长期使用而获得了显著性,最后得到注册,现在"McDonald's"服务商标已遍布全球。

"第二含义"理论现今已经被世界许多国家所接受,体现在各国商标法与有关的国际公约中。例如,德国《商标和其他标志保护法(商标法)》第4条规定:"商标的保护产生于:……2、通过在商业过程中使用,一个标志在相关商业范围内获得作为商标的第二含义……"在该法"申请注册商标"一章里,第8条驳回的绝对理由有三条是因为缺乏显著性的,但在同条第3款中又规定:"……在注册日之前,随商标的使用,如果该商标在相关商业范围内成为在其申请的商品或服务上的区别性标志……",则这三项不予适用。从该法规定来看,德国的商标法允许一个不具有显著性的标记作为未注册商标在交易中使用,当其因使用而获得"第二含义"时将享有商标权,受到商标法的保护。同时,不具有显著性的商标不能获得注册,但是因使用而获得了"第二含义"者却可以注册。

作为WTO组织各成员国必须遵守的一项重要的国际公约--《与贸易有关的知识产权协议》第二部分第二节第15条规定:"即使有的标记本来不能区分有关商品或服务,成员亦可依据其经过使用而获得的识别性确认其可否注册。"这是国际公约中对"第二含义"理论的承认。

至于可以通过使用而获得显著性的标记种类,各国规定不尽一致。法国、德国等大多数欧盟国家及欧共体商标法均允许叙述性词汇、商品或服务的常用甚至通用名称通过使用获得显著性。而美国则允许叙述性词汇、纯地理方面的词汇以及纯粹姓氏通过使用获得"第二含义"后得以注册,有时美国法律还允许带有夸大甚至欺骗色彩的词汇,如实际不在意大利生产的"ltalianMaid(意大利少女)"罐头在通过使用获得显著性后予以注册,只要这种词汇不会影响消费者的选择。西班牙与日本在这方面规定得较为严格。西班牙只允许叙述性词汇可以通过使用而取得显著性,至于商品或服务的常用或通用名称、单纯的颜色及外形都不具有这种可能性。日本商标法则对叙述性词汇中简单的姓氏如"SHARP"电视等允许有例外,其余的则不允许。

商标显著性的另一个问题是商标显著性退化(Degeneracy)问题。即不仅一个不具有显著性的商标可能因使用而获得显著性,同样,一个原本具有显著性的商标可能因使用不当而失去其显著性。

当某一类商品没有统一的通用名称或通用名称不为普通消费者所熟知时,一个新商品的商标或此类商品中的驰名度极高的商标可能会被用来直接指代此类商品,逐渐成为作为商品的通用名称,丧失标识商品来源的作用,这被称为商标显著性的退化。例如,Aspirin、Cellophon、Thermos原来都是经过注册的商标,现在却分别成为乙酸水杨酸、透明玻璃纸和保温瓶的通用名称,进入公用领域而无法专用。

对商标退化问题的态度各国不一。最为严厉的是美国:只要商标进入公用领域,不论是否出于所有权人的原因,都会引起商标的退化,一律撤销该商标。而法国过去不承认注册商标会落入公用领域而无法专用,只要商标所有权人不放弃其商标权,就可以继续作为商标使用。所以,上文所述的 Cellophon尽管是一个美国的商标,但在本国因为成为商品的通用名称而无法获得注册,而在法国却仍然是一个有效商标。但为了与一号指令(指《欧洲共同体委员会协调成员国商标立法第一号指令》(1988年12月21日89/104/EEC,简称一号指令)各国在修改商标法时,都受其一定影响。)之规定协调一致,法国在新修订的商标法中承认了"退化"理论。其法律规定:"商标使用人因其所为而使商标出现下列情事者丧失商标权:(1)在商业活动中商标成为该商品或服务的代用名称;(2)引人误解,尤其是在商品或服务的性质、质量或产源方面。"

《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》第31条规定:"如果商标所有人引起或容忍……商标演变成通用名称,从而在贸易界或公众眼里它已失去商标的意义,商标应自注册簿中撤销。"

总体看来;只有商标所有人的作为或不作为而导致商标显著性丧失时,法律才不继续保护商标权,而不能仅仅由于商标所有人无法控制的情况变化,不予以保护。

规定商标退化而丧失商标权,同时给商标权人予以防止商标退化的权利。各国法律一般都规定,商标权利人有权在注册商标上标明注册标记,有权阻止他人在商业活动中将自己的商标作为商品的通用名称使用。为使商标所有人更好地避免退化,欧共体商标条例第10条、德国商标法第16条、瑞士商标法第16条以及美国商标法第32条均规定商标所有人享有字典订正权,即如果某一商标被作为商品或服务的通用名称收入字典、百科全书或参考读物甚至电子数据库,即使是一种非商业性使用,商标所有人也有权要求出版人立即或至少再版时注明该标记为注册商标。 与商标显著性有关的一个重要问题是商标的禁用标记问题。即禁止某些标记被用作商标。广义上讲,缺乏显著性的标记也是禁用标记的一种,但与狭义上的禁用标记不同。缺乏显著性的标记并非绝对被禁止使用,如上文所述,通过使用获得显著性后可以作为商标获得注册。但禁用标记不同,无论注册与否,都不得使用。实践中分清禁用标记与缺乏显著性的标记是一件具有重要意义的事情。各国商标法都规定有禁用标记,只是内容不尽相同。缺乏显著性的标记虽然不同于禁用标记,但两者都不适宜于用于商标,因此部分国家的法律将其放在一个条文中规定,统称为商标不能使用的标记,但往往在其后的条款中为因使用而获得显著性的标记网开一面。《意大利商标法》就是这种立法体例的典型代表。该法允许不具有显著性的标记因使用获得显著性后获得注册,事实上将不具有显著性的标记与禁用标记作了区别对待。还有的国家的商标法将禁用标记与缺乏显著性的标记分开规定,体现出了对两者不同的立法态度,条文表述也更加合理。

二、我国商标实务现况

我国《商标法》对显著性问题作了明确规定,原《商标法》第七条规定:"商标使用的文字、图形或者其组合,应当有显著特征,便于识别。"同时,《商标法实施细则》中明确将显著性作为商标注册的必要条件。
我国法律并未规定不具有显著性的商标是否能够通过使用获得显著性,司法解释也未涉及商标的第二含义问题。但在司法执法实践中却有成例。"两面针"、"草珊瑚"作为商标在牙膏卜使用,因叙述了商品的原料而不具有显著注,本不该获得注册,但因经过长期使用而获得显著性,最终商标局对它们予以注册;在一些酒类商标中,如"青岛"啤酒、"沪州"老窖等在商标中使用了地名,缺乏显著性,但因其长期使用,在消费者中间具有很强的吸引力,同样获得了商标注册

最典型的例子是最近发生的"商务通"掌上手写电脑商标注册一案。2000年"商务通"申请商标注册时被驳回,主要理由是商标局认为"'商标通'用作商标,直接表示了本商品的功能、用途及特点等。"显然是因为其缺乏显著性。而在复审中,商标评审委员会却通过了这一注册。主要是因为商标评审委员会认为通过注册申请人的大力推广、宣传与使用,使得"商务通"一词与申请人发生了密切相联,产生了显著性,具有标识商品来源的作用。也即这一商标通过使用获得了显著性,可以得到注册。尽管没有明确提出"第二含义"字样,但这是商标执法实践中对商标"第二含义"理论的承认。

商标有广告信息载体作用,厂商都期望尽量利用商标巧妙地向消费者传递信息。企业商标决策的经经验之一就是在作主商标使用时,叙述性越小越好;作为每一种商品商标(分商标)使用时,可选择较强暗示性的商标。因此,企业选择商标时总是有一些打"擦边球"的标记,希望能够通过商标暗示出商品的一定特点、用途等,不但能起到标识商品的作用,而且具有一定的暗示性,使得消费者印象深刻,增强了商品或服务的吸引力。这种商标从厂商的角度来看是一个好商标。但在初审中很容易因不具有显著性而不能获得商标注册。因此,市场中这种不具有显著性的未注册商标是大量存在的,有的甚至具有了相当的知名度。"商务通"只是其中之一。是否承认这些标记可以通过使用而获得显著性,对维护权利人的正当利益与正常的市场经济秩序都具有重要意义。

事实上,当一个本不具有显著性的标记被用于商品上,投入市场,赢得一定的知名度之后,使用人已经投入了大量的时间与金钱,使这一标记与自己的商品或服务密切相联,所产生的利益应该得到法律保护。否则,若任由他人假冒、仿造或"搭便车",就会侵害使用人的正当利益,在市场上造成不公平竞争的后果。而在我国,商标权的取得采用完全注册制度,仅仅使用不会产生任何《商标法》上的权利,如果仅利用《反不正当竞争法》进行保护,则力度不足,在商标的转让、许可等方面不能完全满足需要。况且,这种标记的使用并不会对社会公共利益造成损害,因此,在一个本不具有显著性的标记因使用而获得了显著性后,允许其进行商标注册,取得商标权的实践是符合市场经济基本规律的。

但从我国《商标法》条文的规定来看,这种实践却与现行法律相违背。

根据我国原《商标法》第八条的规定,我国采取了将禁用标记与缺乏显著性的标记混同的立法体例。该条禁止使用的标记基本分为两大类:一是有损于社会公共利益的,即上文所说的狭义的禁用标记;二是不具有显著性因而不适宜用作商标的即缺乏显著性的标记。

从原《商标法》第八条表述来看,这条规定应是针对所有商标的,无论是注册商标还是未注册商标。即使用未注册商标,如果违反了第八条的规定,工商行政管理机关也可以主动查处,禁止其使用,并要求其承担法律责任。

在上述案例中,实际上"商务通"标记在作为未注册商标使用时,就已经违反了法律的规定,应被工商管理机关禁止使用。因此,在我国现行法律体制之下,这种不具有显著性的标记根本不存在因使用而获得显著性的机会。只有突破现行法律条文框架的束缚,才能使这一有益的实践得以发展。

什么样的标记可以通过使用获得显著性?就目前商标实务来看,本属于原《商标法》第八条禁止使用范围的标记但因长期使用而得到注册的主要有以下几类:第一、表示商品的原料、质量、数量等特点的。如:"两面针"牙膏、"五粮液"酒、"永久"自行车等。第二、与本商品的通用名称相同或近似的。如"竹叶青"酒、"商务通"掌上手写电脑等。第三、使用县级以上行政区划地名的。如"青岛"啤酒、"沪州"老窖以及众多以"北京"、"上海"作为商标的商品。第四、与我国国家名称相同或相近的商标。如"中华"钢笔、"中华"香烟等。其中,第一、二、三应属于缺乏显著性的情况,但第四项标记却与国家尊严密切相关,作为商标使用有可能产生不良影响,这类标记不适宜作为商标使用。这一方面是历史遗留下来的,另一方面在无法律指导、理论认识也不统一的情况下,执法的自发实践中难免会出现这种问题。

我国虽没有法律明文规定注册商标是否会产生退化问题,但在实践中却有防止驰名商标退化为商品名称的情况。在80年代,国家工商行政管理局分别发出文件,鉴于"Jeep(吉普车)"与"Freon(氟里昂)"是世界驰名商标,而在其被当作越野车与氟制冷剂的商品通用名称使用时,为维护商标所有权人的利益,要求全国范围内禁止继续将其作为商品通用名称使用。

同时我国的已注册商标也有显著性退化问题。"21金维他"、"前列康"、"竹叶青"等曾产生过商标与商品通用名称的争论。如"21金维他"在1987年8月3日获得国家商标局核准注册,而在1989年却被作为药品名称收入《中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编》;国家工商总局曾将"生产太空水"列为一企业的经营范围,而国家工商总局商标局已将"太空"作为一饮料公司纯净水的注册商标。这些行为虽然不存在不正当竞争问题,但同样损害了商标权人的利益,应给予权利人救济途径。


三、结论

商标显著性问题是《商标法》不容回避的一个重要问题。我国采取完全的注册取得商标权的制度,使用不会产生任何的在先权利,这已为多数学者所诟病,认为有违商标发展之趋势。缺乏显著性的商标不被注册,但对实践中因使用而获得一定知名度的标记不予承认则会给使用人造成大量的损失,同时也是社会财富的巨大浪费,甚至会干扰正常的市场秩序。

而禁用标志之所以应被禁止,因其有损于社会公共利益,这并不会因其商标是否注册而改变。为取得社会公共利益与私权利的平衡,商标法应将因违反公共利益而被禁止使用的禁用标志与因不具备显著性而不宜使用的标记分别规定。对禁用标志,无论是否注册,任何人都不能将其作为商标而使用,否则工商管理机关有权依职权予以查处。而对于不具有显著性的标记,申请注册时不予注册,但如果作为未注册商标使用,国家公权利则不干涉。

同样,随商标实践的发展,商标显著性退化问题也不容忽视,应由法律对此作一明确规定。

综上所述,建议在《商标法》修改时将第八条做如下修改:
"下列标记不具有显著性,不得注册:
(1)本商品的通用名称和图形;
(2)直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(3)县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标,但是,
地名具有其他含义的除外。
上述标记在申请日之前因使用而获得显著性的可以注册。因为使用人影响力的原因而使已注册商标丧失显著性,退化为商品或服务的通用名称,从而失去商标意义的,则该商标之注册予以撤销。
商标不得使用下列标志:
(1)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的;
(2)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗、相同或者近似的;
(3)同政府间国际组织的旗帜、徽记、名称相同或者近似的;
(4)同"红十字"、"红新月"的标志、名称相同或者近似的;
(5)带有民族歧视性的;
(6)夸大宣传并带有欺骗性的;
(7)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。"

同时,在商标权人的权利中增加:
"商标权人有权禁止他人为任何目的 以任何形式将自己的注册商标用作该种商品名称的通用名称。"
在司法与执法实践中如何确认一个标记是否形成第二含义,建议考虑下列因素:
1、作为商标使用的时间长短;
2、使用该商标的商品的销售量与销售范围,或使用该商标的服务涉及的范围;
3、该商标在相关消费者中的知名度。
必要时,可以通过进行消费者调查的方式予以确认。