对《商标注册人撤诉后是否应销案》的讨论

案情回放

2012年1月12日，本版刊登了《商标注册人撤诉后是否应销案》一文，文中所述案情为：2011年12月1日，小腊龙卤菜店负责人陈某拿着商标注册证来到江苏省泰州市某工商所投诉，称泰州市稻河湾某饭店的橱窗上打着“老腊龙”卤菜的字样，侵犯其小腊龙注册商标专用权，要求工商机关予以查处。接到投诉，执法人员开始立案调查。就在工商机关准备对稻河湾某饭店实施行政处罚时，陈某却要求撤诉。他解释说，稻河湾某饭店是自己的胞妹所开，自己投诉有两个原因：一是担心胞妹用“老腊龙”字样如果做砸了，会连累自己的小腊龙品牌；二是当时兄妹间为家庭琐事闹了矛盾。

商标注册人要求撤诉，此案应如何处理？执法人员有两种不同意见。第一种意见认为应当继续处罚，第二种意见认为此案应当销案。原文作者同意第二种意见。

讨论意见

（一）

笔者认为，本案不应销案，应当认定当事人违法行为轻微，没有造成危害后果，作出不予行政处罚的决定。

1.当事人稻河湾某饭店的违法事实存在。陈某作为小腊龙商标权利人，其合法权益应受保护。虽然当事人并未将“老腊龙”作为商标使用，但“老腊龙”与“小腊龙”构成近似，且当事人经营的商品与陈某注册商标核定使用的商品相同，可能会使相关消费者误以为当事人与陈某之间存在某种经营上的关联，比如联营、赞助或授权许可等关系，导致间接混淆。因此，笔者认为，当事人的行为构成《商标法实施条例》第五十条第（一）项规定的“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”商标侵权行为。

2.当事人违法行为轻微，没有造成危害后果，且与商标注册人之间具有特殊的亲属关系；同时，双方经协商解决后，商标注册人也表示要许可当事人使用小腊龙商标，并提出撤诉。因此，国家工商总局商标局《关于当事人协商解决后如何追究侵权人行政法律责任的批复》（商标案字〔2004〕第111号）规定：“对工商行政管理机关已经立案但尚未作出行政处理决定的商标侵权案件，当事人协商解决后商标注册人或者利害关系人申请撤诉的，工商行政管理机关可以根据侵权行为是否侵害社会公众利益和消费者权益以及情节轻重等具体情况依法追究侵权人的行政法律责任。侵权人主动减轻或者消除违法行为危害后果的，应当从轻处罚或者不予行政处罚。”工商机关应当按照程序，作出不予行政处罚的决定。

3.在具体操作上，办案机构应根据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第四十五条第（二）项“……违法行为轻微，没有造成危害后果，不予行政处罚的”规定，撰写拟不予行政处罚的调查终结报告。拟不予行政处罚的调查终结报告，在行文上与予以行政处罚的调查终结报告并无不同，也由首部、正文和尾部3部分构成，但可以适当简化。拟不予行政处罚的调查终结报告的正文部分，主要包括以下内容：案件的由来和调查经过，当事人的基本情况，相关证据及其证明内容，拟不予处罚建议的事实和理由。需要注意的是，办案机构将予以行政处罚的调查终结报告等材料上报工商机关负责人审批之前，应先交由核审机构核审；而拟不予行政处罚的调查终结报告等材料则可直接报工商机关负责人审批后予以结案。

□夏绩惠

（二）

笔者认为应当继续对稻河湾某饭店实施处罚，但结合本案案情可从轻处罚。

1.当事人稻河湾某饭店未经小腊龙商标注册陈某许可，擅自在其饭店的橱窗上打着“老腊龙”卤菜字样的行为，构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标的”商标侵权行为。根据《商标法》第五十三条之规定，对于商标侵权行为，工商机关既可以应商标注册人的投诉查处，也可依职权主动查处。换句话说，即使商标注册人不投诉或者投诉后又要求撤诉，工商机关仍可主动、继续追究当事人的商标侵权责任。

2.《关于当事人协商解决后如何追究侵权人行政法律责任的批复》指出：“根据《商标法》和《行政处罚法》的有关规定，对工商行政管理机关已经立案但尚未作出行政处理决定的商标侵权案件，当事人协商解决后商标注册人或者利害关系人申请撤诉的，工商行政管理机关可以根据侵权行为是否侵害社会公众利益和消费者权益以及情节轻重等具体情况依法追究侵权人的行政法律责任。侵权人主动减轻或者消除违法行为危害后果的，应当从轻处罚或者不予行政处罚。”本案中，虽然陈某最终因亲戚朋友劝说而与稻河湾某饭店和解，许可其使用小腊龙注册商标，并要求撤诉，但该饭店业主系陈某胞妹，在明知小腊龙商标注册人是其胞哥陈某，自己根本未跟父亲学过制作卤菜手艺的情况下，仍然在饭店的橱窗上打着“老腊龙”卤菜的字样，该行为足以证明其存在主观上欺诈消费者的故意。综上，工商机关应依据《商标法》第五十三条、《商标法实施条例》第五十二条之规定，依法追究稻河湾某饭店的行政法律责任，否则会构成行政不作为。不过，本案特殊之处在于系家庭内部矛盾引发的，当事人行为的危害性小于普通商标侵权行为，在具体处罚时可从轻处罚。

值得注意的是，工商机关在对稻河湾某饭店作出处罚后，应依据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第五十八条第一款“工商行政管理机关对投诉、举报、申诉所涉及的违法嫌疑人作出行政处罚、不予行政处罚、销案、移送其他机关等处理决定的，应当将处理结果告知被调查人和具名投诉人、申诉人、举报人”之规定，及时将处罚结果告知陈某。□袁夕康

（三）

笔者认为，此案执法机关应当继续依法作出行政处罚。

陈某胞妹的行为，从民事行为的角度看，侵犯了陈某作为商标注册人对小腊龙注册商标享有的专用权，应当承担相应的民事法律责任；从行政管理的角度看，则违反了商标管理的相关法律规定，应当承担相应的行政法律责任。工商机关查处商标侵权行为是法律赋予的一项重要职权，不以商标注册人的意志为转移。

在本案中，陈某向工商机关投诉后又撤诉的行为，是放弃维护其民事权利的意思表示，不是工商机关放弃行政处罚的法定理由。商标注册人的投诉仅是工商机关查处商标侵权行为收集的诸多证据的一种，属于证人证言性质，不是唯一的决定性证据，即使商标注册人撤诉，只要工商机关收集的其他证据能够认定稻河湾某饭店的侵权行为成立，就应当继续依法作出行政处罚，否则构成行政不作为。当然，结合本案实际，工商机关应当充分考虑陈某与其胞妹之间的亲情关系、陈某同意许可稻河湾某饭店使用小腊龙注册商标等因素，予以从轻处罚。□耿树生

（四）

商标权本质上是一种私权，商标案件应当充分尊重商标权利人自己的意愿。《商标法》第五十三条规定，侵犯注册商标专用权引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商部门处理。在本案中，当事人陈某提出撤诉，表明他不愿意追究稻河湾某饭店的责任，工商机关应尊重当事人的意愿。同时，当事人稻河湾某饭店使用“老腊龙”字样，情节较轻，对社会公众利益和消费者权益的损害不大。根据《关于当事人协商解决后如何追究侵权人行政法律责任的批复》的规定，笔者认为本案可以销案处理。□刘济英　张魁隆

（五）

笔者认为，此案应当依法予以销案。

“未经商标注册人的许可”是认定为《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵权行为的前提条件。尽管在陈某撤诉前，稻河湾某饭店涉嫌商标侵权的行为可能已经“事实清楚、证据确凿”，但是陈某要求撤诉的行为推翻了前期所获得的证据，使该案丧失了处罚基础，因此应当销案。

工商机关在依照法定程序予以销案的同时，应当注意做好以下几项工作：一是收集固定陈某撤诉所反映的事实与证据材料及其与稻河湾某饭店的和解协议，以防陈某将来再次翻供；二是可以引导陈某对小腊龙注册商标采取保护性扩展注册，如向商标局申请注册老腊龙商标，更加有效地保护其合法权益；三是帮助陈某与稻河湾某饭店依法签订商标使用许可合同，并报商标局备案，规范其商标使用许可行为。